1. 지식재산권법상 손해배상청구권자
지식재산권법상 손해배상을 청구할 자격(소송법상 ‘원고적격’이라 합니다)이 있는 자는 특허권자(실용신안권자, 상표권자, 디자인권자)(이하 ‘특허권자 등’이라 합니다) 및 전용실시권자에 한합니다. 따라서 원칙적으로 통상실시권자는 침해자에 대하여 손해배상을 청구할 수 없습니다.
특허법 제128조(손해배상청구권 등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.
실용신안법 제30조(「특허법」의 준용) 실용신안권자의 보호에 관하여는 「특허법」 제126조, 제128조, 제128조의2 및 제130조부터 제132조까지의 규정을 준용한다.
상표법 제109조(손해배상의 청구) 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있다.
디자인보호법 제115조(손해액의 추정 등) ① 디자인권자 또는 전용실시권자는 고의나 과실로 인하여 자기의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 디자인권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 디자인권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.
2. 제3자 채권침해에 기한 손해배상청구
통상실시권자는 단순히 채권자의 지위에 있으므로(특허권자 등과 전용실시권자는 준물권적 효력을 가진 자들입니다), 자신의 권리를 침해한 자에게 직접 손해배상을 청구할 수 없고, 그 자의 행위가 통상실시권자를 해한다는 사정을 알면서도 법규에 위반하거나 선량한 풍속 또는 사회질서에 위반하는 등의 경우에 해당할 때에 한하여 손해배상청구가 인정될 수 있습니다. 이를 제3자의 채권침해라고 하고, 이것이 인정되기 위한 요건을 판례는 아래와 같이 제시합니다.
일반적으로 채권에 대하여는 배타적 효력이 부인되고 채권자 상호간 및 채권자와 제3자 사이에 자유경쟁이 허용되는 것이어서 제3자에 의하여 채권이 침해되었다는 사실만으로 바로 불법행위로 되지는 않는 것이지만, 거래에 있어서의 자유경쟁의 원칙은 법질서가 허용하는 범위 내에서의 공정하고 건전한 경쟁을 전제로 하는 것이므로, 제3자가 채권자를 해한다는 사정을 알면서도 법규에 위반하거나 선량한 풍속 또는 사회질서에 위반하는 등 위법한 행위를 함으로써 채권자의 이익을 침해하였다면 이로써 불법행위가 성립한다고 하지 않을 수 없고, 여기에서 채권침해의 위법성은 침해되는 채권의 내용, 침해행위의 태양, 침해자의 고의 내지 해의의 유무 등을 참작하여 구체적, 개별적으로 판단하되, 거래자유 보장의 필요성, 경제·사회정책적 요인을 포함한 공공의 이익, 당사자 사이의 이익균형 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2003. 3. 14. 선고 2000다32437 판결 등).
3. 통상실시권자의 손해배상청구가 인정되는 경우
가. 비독점적 통상실시권자의 경우
비독점적 통상실시권자의 경우 일반 채권자와 다를 바 없으므로, 특별히 “법률에 의해 보호되는 이익”이 인정되지 않는 경우 손해배상청구가 인용되기 어렵습니다. 즉, 선량한 풍속 또는 사회질서에 위반한다고 인정받기 어렵습니다(부동산이중양도의 경우 인정되고 있습니다). 법률상 이익이 인정된 사례는 아래와 같습니다.
방송법은 중계유선방송사업의 허가요건, 기준, 절차에 관하여 엄격하게 규정함으로써 중계유선방송사업의 합리적인 관리를 통하여 중계유선방송사업의 건전한 발전과 이용의 효율화를 기함으로써 공공복리를 증진하려는 목적과 함께 엄격한 요건을 통과한 사업자에 대하여는 사실상 독점적 지위에서 영업할 수 있는 지역사업권을 부여하여 무허가업자의 경업이나 허가를 받은 업자간 과당경쟁으로 인한 유선방송사업 경영의 불합리를 방지함으로써 사익을 보호하려는 목적도 있다고 할 것이므로, 허가를 받은 중계유선방송사업자의 사업상 이익은 단순한 반사적 이익에 그치는 것이 아니라 방송법에 의하여 보호되는 법률상 이익이라고 보아야 한다. 방송법에 의한 중계유선방송사업 허가를 받지 아니한 갑이 적법한 중계유선방송사업자인 을과 아파트 입주자대표회의 사이의 계약갱신을 방해하고, 적법한 방송사업자인 것처럼 가장하여 위 아파트 입주자와 계약을 체결함으로써 을의 재계약 체결이 무산된 사안에서, 을의 법률상 이익이 침해된 이상 갑은 불법행위로 인한 손해배상책임이 있고, 갑의 위 재계약 방해행위와 을의 수신료 수입상실로 인한 손해 사이에 상당인과관계가 있다(대법원 2007. 5. 11. 선고 2004다11162 판결).
나. 독점적 통상실시권자인 경우
독점적 통상실시권자는 계약에서 정한 바에 따라 특허발명을 독점적으로 실시할 권리를 가지고 그로 인한 경제적 이익을 향유하는 점에서는 전용실시권자와 다르지 아니 하므로, 제3자가 독점적 통상실시권자를 해한다는 사정을 알면서 법규를 위반하거나 선량한 풍속 또는 사회질서를 위반하는 등 위법한 행위를 한 경우 불법행위가 성립합니다. 따라서 독점적 통상실시권자의 경우 조금 더 손해배상청구가 인정될 가능성이 높습니다.
특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332 판결은, “특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 94조), 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있으며, 전용실시권의 설정은 등록하여야만 효력이 발생하고, 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(특허법 100조 1, 2항, 101조 1항 2호). 특허권자로부터 독점적으로 특허발명을 실시할 권리를 부여받은 독점적 통상실시권자는 독점적 권리인 점을 등록할 수 없고 그로 인해 특허권자로부터 실시허락을 받은 제3자에 대항할 수 없는 점에서는 전용실시권자와 차이가 있으나, 계약에서 정한 바에 따라 특허발명을 독점적으로 실시할 권리를 가지고 그로 인한 경제적 이익을 향유하는 점에서는 전용실시권자와 다르지 않다. 독점적 통상실시권자가 특허권자로부터 부여받은 권리에 의해 누리는 이러한 경제적 이익은 결국 특허법에 의해 보호되는 특허권자의 독점적·배타적 실시권에 기인하는 것으로서 법적으로 보호할 가치가 있는 이익에 해당하고, 제3자가 독점적 통상실시권자를 해한다는 사정을 알면서 법규를 위반하거나 선량한 풍속 또는 사회질서를 위반하는 등 위법한 행위를 함으로써 이러한 이익을 침해하였다면 이로써 불법행위가 성립한다”고 독점적 통상실시권자의 손해배상청구권 인정 기준을 제시하고 있습니다.
한편, 특허권자와 실시권자 사이에 체결된 계약이 독점적 통상실시권을 부여하는 계약에 해당하기 위해서는 계약의 내용상 특허권자가 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 부여하지 아니할 의무를 부담하여야 하고, 단지 특허권자가 어느 한 실시권자에게만 실시권을 부여함에 따라 그 실시권자가 사실상 독점적인 지위를 향유하고 있다는 사정만으로 그러한 계약이 있었다고 보기 어렵습니다. 그러나 등록하여야만 그 효력이 발생하는 전용실시권 설정과 달리, 독점적 통상실시권의 허락은 당사자 간 의사의 합치만 있으면 성립되고, 이러한 의사의 합치는 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있습니다.
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