특허 출원 명의인이라고 모두 발명자일까? - 대법원이 제시하는 ‘실질적 발명자’의 기준과 묵시적 권리 이전의 법리 -

[판례분석] 특허 출원 명의인이라고 모두 발명자일까?

- 대법원이 제시하는 ‘실질적 발명자’의 기준과 묵시적 권리 이전의 법리 -

특허 분쟁에서 가장 빈번하게 발생하는 이슈 중 하나는 바로 “진정한 발명자가 누구인가”와 “발명자가 아님에도 특허권 공유 지분을 가질 수 있는가”에 관한 문제입니다. 오늘 소개해 드릴 대법원 판결(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결)은 화학발명(의약 용도발명)에서의 발명자 판단 기준과 더불어, 출원 과정에서 이루어지는 ‘묵시적 권리 양도’의 가능성을 명확히 제시하고 있습니다.

 

1. 사실관계: 아이디어 제공자와 실제 실험 수행자 사이의 갈등

본 사건의 원고는 항암제 개발 아이디어를 해외 연구자(소외인)에게 제공하고, 이후 연구 과정을 관리하는 연구감시자(Study Monitor) 역할을 수행했습니다. 이후 해당 발명이 특허로 등록될 때 원고와 피고 회사가 공동출원인으로 이름을 올렸습니다.

그러나 이후 권리 관계를 둘러싼 분쟁이 발생하자, 원고는 자신이 이 사건 특허발명의 공동발명자임을 주장하며 공유자 지위 확인을 구했습니다. 반면 상대방은 원고가 실질적인 발명 행위를 하지 않았으므로 권리가 없다고 맞섰습니다.

2. 법리 분석 ①: 화학발명에서 ‘발명자’로 인정받기 위한 요건

대법원은 특허법상 ‘발명자’란 단순히 아이디어를 제공하거나 자금을 지원한 사람이 아닌, 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 사람을 의미한다고 보았습니다.

 

특히 예측가능성이 낮은 화학발명의 경우 다음과 같은 기준을 제시했습니다:

• 단순히 기본적인 과제나 아이디어만 제공한 경우는 발명자가 아닙니다.
• 연구자를 일반적으로 관리하거나 데이터 정리, 실험 보조를 한 것만으로는 부족합니다.
• 실제 실험을 통해 새로운 착상을 구체화하거나, 실험 결과가 없으면 완성된 것으로 보기 어려운 화학발명의 특성상 실험을 통해 발명을 완성하는 데 실질적으로 기여했는지가 핵심 기준이 됩니다.

이 사건에서 대법원은 원고가 아이디어를 제공하고 연구를 관리하기는 했으나, 실제 항암 효과를 실험으로 규명한 것은 소외인이라는 점을 들어 원고를 발명자로 볼 수 없다고 판단했습니다.

 

3. 법리 분석 ②: 발명자가 아니어도 ‘특허권 공유자’가 될 수 있는가?

이 판결의 가장 중요한 대목은 ‘발명자 지위’와 ‘특허를 받을 수 있는 권리의 승계’를 구분했다는 점입니다.

• 묵시적 합의에 의한 권리 승계: 특허를 받을 수 있는 권리는 재산권이므로 계약을 통해 이전될 수 있으며, 이 계약은 명시적뿐만 아니라 묵시적으로도 가능합니다.
• 공동출원의 의미: 발명자로부터 권리를 승계한 자가 특정인을 공동출원인에 포함시켰다면, 이는 향후 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 볼 여지가 큽니다.

대법원은 원고가 비록 발명자는 아니더라도, 연구개발 과정에 상당한 기여를 했고 피고 회사가 원고를 공동출원인으로 등재했다면, 출원 당시 이미 지분을 양도하기로 하는 묵시적 합의가 있었는지 여부를 심리했어야 한다고 보았습니다. 즉, 발명자가 아니라는 이유만으로 공유자 지위를 바로 부정해서는 안 된다는 취지입니다.

 

4. 시사점: 특허 분쟁, 다각적인 법리 검토가 필요합니다

이번 판결은 특허 소송에서 '내가 발명자인가'라는 프레임에만 갇혀서는 안 된다는 점을 시사합니다. 설령 창작 행위에 직접 참여하지 않아 발명자 지위를 인정받기 어렵더라도, 출원 경위나 기여도에 따라 '권리 승계인'으로서의 지위를 보호받을 수 있기 때문입니다.

특허권 공유 지분이나 명의 이전 문제로 고민하고 계신다면, 단순한 사실관계를 넘어 묵시적 합의의 존재를 입증할 수 있는 전문적인 법률 조력이 필수적입니다.

 

변호사 이두철 법률사무소

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**이두철 변호사**

한양대학교 기계공학과를 졸업한 후, 14년 동안 원자력발전소에서 기계설비를 관리하며 기계엔지니어로 근무했습니다. 현재 기계 소송 전문 변호사로서 기계와 법률을 접목시켜 여러분의 문제를 해결해 드립니다.