[판례분석] 직무범위 밖 ‘자유발명’의 특허권 양도와 정당한 보상의 범위
오늘은 기업 내에서 이루어진 발명이 직무 범위에 속하지 않는 이른바 ‘자유발명’일 경우, 그 권리 양도와 대가 산정을 어떻게 해야 하는지에 대한 의미 있는 판례(서울고등법원 2008나106190 판결)를 소개해 드리고자 합니다.
1. 사건의 발단: 기술 개발 주도와 묵시적 권리 양도
원고는 신화건설의 상무이사로 재직하던 중, 한국산 고령토를 활용하여 PTMEG(폴리우레탄 원료)의 중간 물질인 PTMEA를 제조하는 촉매 및 제조 방법(이하 ‘이 사건 발명’)을 개발했습니다. 당시 원고는 회사의 인력과 설비를 지원받아 실험을 진행했고, 회사 측은 특허 출원 비용을 부담하며 원고를 발명자로, 계열사를 출원인으로 하여 특허를 등록했습니다.
이후 해당 기술은 피고 회사(코리아피티지)로 영업 양도되었고, 중국 기업 등에 기술 라이선스를 수출하는 등 상당한 수익을 창출했습니다. 이에 원고는 이 사건 발명이 자신의 직무와 무관한 '자유발명'임을 주장하며, 특허권을 양도한 것에 대한 정당한 보상을 요구하는 소송을 제기했습니다.
2. 법적 쟁점: 자유발명의 양도 대가 지급 의무
법원은 먼저 이 사건 발명이 원고의 구체적인 직무 범위에 속하지 않는 ‘자유발명’에 해당한다고 판단했습니다. 다만, 원고가 회사의 지원을 받아 발명을 완성했고 출원 과정에 적극 협력한 점 등을 고려할 때, 원고와 회사 사이에는 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하기로 하는 ‘묵시적 약정’이 있었다고 보았습니다.
여기서 핵심 법리가 등장합니다. 법원은 자유발명을 양도하는 대가로, 향후 이익이 발생할 경우 ‘객관적 가치와 발명자의 기여도에 부합하는 상당한 금원’을 지급하기로 하는 묵시적 약정이 포함된 것으로 보아야 한다고 판시했습니다. 특히 그 보상 수준은 최소한 직무발명 보상금에 준하는 정도여야 한다고 명시했습니다.
3. 보상금 산정의 기준: 사용자의 이익과 발명자의 기여도
재판부는 보상금 산정을 위해 다음과 같은 구체적인 지표를 활용했습니다:
- 사용자의 이익액: 피고가 해당 기술을 직접 사용하여 얻은 매출과 중국 기업(산웨이사, CNPC)으로부터 받은 라이선스료 수입을 기초로 산정했습니다.
- 실시료율 및 비중: 전체 제품 매출액 대비 발명 기술의 기여도를 1%로, 라이선스료 중 해당 기술의 비중을 20%로 평가했습니다.
- 공헌도와 기여도: 회사가 시설과 자금을 투입한 점(사용자 공헌도 75%)과 원고가 기술 개발을 주도한 점(발명자 기여도 80%)을 종합적으로 고려하여 원고의 최종 보상률을 25%로 결정했습니다.
결과적으로 법원은 피고가 원고에게 약 25억 8천만 원의 양도 대가와 지연손해금을 지급하라고 판결했습니다.
4. 시사점: 발명자의 권리 보호와 기업의 대응 전략
이번 판결은 기업 내 발명이 설령 직무발명의 요건을 완벽히 갖추지 못한 ‘자유발명’이라 하더라도, 이를 회사가 승계하여 수익을 올렸다면 발명자에게 그에 상응하는 정당한 보상을 해야 한다는 점을 명확히 했습니다. 또한, 소멸시효 문제에 있어서도 회사가 보상 협의에 응하겠다는 의사를 표시했다면 이는 ‘채무의 승인’에 해당하여 시효가 중단될 수 있음을 유의해야 합니다.
변호사 이두철 법률사무소
변호사 이두철 법률사무소 : 네이버 블로그
세종특별자치시 나성북로 30, 263호 (어반아트리움 퍼스트원 B동) / 전화 044-867-3659 / 팩스 070-4275-5527 / 이메일 doorul@daum.net * 지하주차시 B동 엘리베이터를 이용하세요.
blog.naver.com
**이두철 변호사**
한양대학교 기계공학과를 졸업한 후, 14년 동안 원자력발전소에서 기계설비를 관리하며 기계엔지니어로 근무했습니다. 현재 기계 소송 전문 변호사로서 기계와 법률을 접목시켜 여러분의 문제를 해결해 드립니다.